Case Study: Markenrecht

Entstehung, Verwaltung und Verteidigung von Kennzeichenrechten sind durch standardisierte Verfahren geprägt. Das gilt nicht nur für die Verfahren vor den Markenämtern, sondern auch für die außergerichtliche und gerichtliche Rechtsdurchsetzung: Abmahnung und einstweilige Verfügung, so speziell die Problematik im Einzelfall auch sein mag, erfolgen zumeist nach „Schema F“ oder gar in Serie. Nicht selten erfordern es Kennzeichenstreitigkeiten aber, im richtigen Moment das Schema zu durchbrechen.

Vorausschauend und gut beraten hatte der Mandant gleich zu Beginn der Aufnahme seiner Geschäftstätigkeit (Portalbetrieb) Markenschutz erworben. Der finanziellen Situation des noch jungen Unternehmens geschuldet, blieb der Markenschutz zunächst auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland begrenzt und konnte in der Anfangszeit auch nicht aggressiv verteidigt werden. Mit steigendem Umsatz und mit Blick auf die zukünftige Expansion des Unternehmens wurde der Markenschutz nach zwei Jahren auf die EU, die USA und andere Länder erstreckt – so früh wie möglich, trotzdem zu spät.

Zwar konnten eine Reihe von unmittelbaren Rechtsverletzungen beseitigt werden. Insbesondere wurden mehrere Domainstreitigkeiten über das UDRP-Verfahren relativ schnell und kostengünstig geklärt. Ein nicht ungeschickt agierender Wettbewerber hatte jedoch zwischenzeitlich EU-weiten Markenschutz durch Eintragung einer Gemeinschaftsmarke erlangt.

Während der Mandant somit über das ältere Recht in Deutschland verfügte, war ihm der Konkurrent im Ausland zuvor gekommen.

Aufgrund der unmittelbaren Wettbewerbssituation stellte die nur ähnliche Marke des Wettbewerbers einen erheblichen Störfaktor dar. Mit zunehmendem wirtschaftlichem Erfolg, insbesondere mit dem Einstieg eines großen deutschen Verlagshauses als Investor und dem klaren Auftrag einer internationalen Expansion, wurde das markenrechtliche Problem virulent.

Noch bevor Kontakt mit dem Wettbewerber aufgenommen werden konnte, wurde der Mandant in Bezug auf eine von ihm nur registrierte, der Marke des Wettbewerbers jedoch ähnliche Domain selbst aus der Gemeinschaftsmarke in Anspruch genommen und schließlich verklagt.

Prozessual bestand folgende Möglichkeit, von der auch Gebrauch gemacht wurde: Klageabweisung beantragen, Widerklage auf Löschung der Gemeinschaftsmarke sowie auf Unterlassung der Nutzung der Marke – in Deutschland – erheben. Im Ergebnis wäre damit erreicht worden, dass der Wettbewerber seinen Markenschutz in Deutschland verloren und seine Marke in Deutschland nicht mehr hätte nutzen dürfen; auch seine Klage hätte abgewiesen werden müssen. Bezogen auf die konkrete prozessuale Situation hätte das Verfahren erfolgreich beendet werden können.

Der greifbare Erfolg hätte jedoch zu einem Pyrrhussieg werden können, denn er wäre auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland beschränkt geblieben. Zwar wäre die Gemeinschaftsmarke für nichtig erklärt worden, für die übrigen Mitgliedsstaaten hätte dem Wettbewerber dann jedoch die Umwandlung seiner Gemeinschaftsmarke in nationale Marken offen gestanden. Das markenrechtliche Dilemma – Markenschutz in Deutschland, Konkurrenzmarke im Ausland – wäre damit verfestigt worden.

Nun galt es, gleich in zweierlei Richtung Überzeugungsarbeit zu leisten: Dem eigenen Mandanten war zu verdeutlichen, dass ein Sieg vor Gericht auf lange Sicht, v. a. im Hinblick auf die Expansion des Unternehmens kontraproduktiv sein würde. Mit dem Wettbewerber galt es, eine Lösung des Kennzeichenkonflikts zu finden, die dem Expansionskurs des Mandanten nicht im Wege steht.

Mit einer rein juristischen, auf Erfolg und Misserfolg des anhängigen Verfahrens gerichteten Argumentation konnte dieses Ziel nicht erreicht werden; sie konnte nur Ausgangspunkt der Verhandlungen sein. Auch durch den Abschluss einer typischen Abgrenzungsvereinbarung, auf welchen das Gericht im Rahmen der Güteverhandlung drängte, wäre nur der Prozess beendet, nicht aber das Problem gelöst worden, denn er hätte ein dauerhaftes Nebeneinander der Marken und damit eine Festschreibung des Kollisionstatbestands zur Folge gehabt.

Als tragfähig erwies sich schlussendlich eine Lösung, die den Interessen beider Unternehmen gerecht wurde. Sie bestand nicht in einer vollständigen Aufgabe der Marke des Wettbewerbers (für Deutschland), sondern in einer Abwandlung der Marke. Durch die Verpflichtung, die Marke in Zukunft mit einem kennzeichnenden Zusatz zu verwenden, konnte einerseits ein hinreichender Abstand zur Marke des Mandanten geschaffen werden. Andererseits wurde es dem Wettbewerber ermöglicht, auf seinem bisherigen Markennamen aufzubauen, sodass auch seine bisherigen Investitionen in die Marke nicht völlig nutzlos waren. Die Vereinbarung wurde mit weltweiter Gültigkeit geschlossen. Mit einem Denkansatz außerhalb der vorgegebenen Muster konnte so eine Lösung gefunden werden, die über den Kern des Streits weit hinausging.